Het vonnis van 28 februari 2019 viel uit in het nadeel van Grolsch, doordat de voorzieningenrechter – kort gezegd – oordeelde dat het gebruik door Lidl van (het logo van) Kordaat voor de verkoop van haar pilsener geen verwarringsgevaar oplevert ten aanzien van de pilsener van Grolsch, Kornuit.

Het duurt nog even voordat het hoger beroep dient. Dit biedt de gelegenheid om stil te staan bij de juridische vragen die hier een rol spelen.

Merkenrecht; wat heb je er aan?

Grolsch verliest vooralsnog de eerste ronde in het geschil met Lidl. De Twentse bierbrouwer had het kort geding tegen Lidl aangespannen omdat zij vindt dat Kordaat inbreuk maakt op haar Kornuit-merkrechten. Tekens, zoals woorden, beelden en vormen kunnen worden ingeschreven als merk en alleen dan ontstaat merkbescherming. Grolsch breng in 2013 een pilsener onder de naam Kornuit op de markt. Hiervoor heeft Grolsch twee woordmerken ingeschreven (in 2013 en 2014) voor de Benelux. Daarnaast is zij sinds vorig jaar (2018) houder van het volgende beeldmerk voor de Benelux:

Benelux-beeldmerk registratie nr. 1028420 van Koninklijke Grolsch N.V.

Lidl brengt eind oktober 2018 haar pilsener onder de naam Kordaat op de markt. Diezelfde maand deponeert Lidl het volgende beeldmerk:

Benelux-beeldmerk registratie nr. 1037132 van Lidl Stiftung & Co. KG.

Naast het bovenstaande beeldmerk heeft Lidl geen andere merkenrechten die zien op dit pilsener. Kordaat is door Lidl bijvoorbeeld niet ingeschreven als woordmerk.

Verwarringsgevaar; Kordaat vs. Kornuit?

De vraag in het kort geding van de rechtbank Rotterdam was of het gebruik van het Kordaat logo en het gebruik van de naam Kordaat inbreuk maakt op de merkrechten van Grolsch. De merken van Grolsch zijn onder meer beschermd tegen gevaar voor verwarring van het publiek door het gebruik van een ander, zoals Lidl, van een overeenstemmend teken, zoals wellicht Kordaat, voor dezelfde waren, zoals bier. Maar dan moet er wel sprake zijn van verwarringsgevaar doordat Kordaat te veel overeenstemt met het woord- of beeldmerk Kornuit. Om te bepalen of sprake is van overeenstemming wordt gekeken naar visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen een teken (Kordaat) en een merk (Kornuit) en bij de uiteindelijke beoordeling daarvan moet worden gekeken naar de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen. De indruk die de merken bij de gemiddelde consumenten achterlaten is daarbij bepalend. Relevant is bijvoorbeeld om de oplettendheid van het relevante publiek bij het kopen van pilsener te bepalen. Een minder oplettend publiek zal eerder verward zijn. In het algemeen zal men de aankoop van bier, zoals pilsener, niet met bijzonder veel aandacht verrichten. Daarnaast dient bij de beoordeling rekening te worden gehouden met alle andere relevante omstandigheden van het geval.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de mate van gelijkenis op auditief en visueel vlak slechts in geringe mate aanwezig ten aanzien van het woord Kordaat in vergelijking tot de woordmerken Kornuit en het beeldmerk Kornuit. Voor wat betreft de auditieve overeenstemming is de rechtbank van mening dat, het feit dat de klemtoon op het tweede deel van het woord ligt en dat dit verschilt, er slechts geringe auditieve overeenstemming is. Hetzelfde geldt voor het beeldmerk Kordaat in vergelijking tot de woordmerken Kornuit. De gelijkenis van beide beeldmerken ontbreekt volgens de voorzieningenrechter volledig. Over een eventueel begripsmatig verschil tussen Kordaat en Kornuit, dat mogelijk opweegt tegen eventuele visuele en auditieve gelijkenissen, laat de voorzieningenrechter zich niet uit omdat Lidl het heeft nagelaten om haar stelling aannemelijk te maken dat er sprake is van een begripsmatig verschil.

Auditieve overeenstemming?

Met name ten aanzien van de beoordeling van de auditieve overeenstemming tussen het woord Kordaat en de woordmerken Kornuit, oordeelt de voorzieningenrechter erg kort door de bocht. Lidl wordt ten onrechte gevolgd in haar standpunt dat Kordaat en Kornuit hoogstens in zeer beperkte mate auditief overeenstemmen. De klanken van de tweede lettergreep waarop de klemtoon van de woorden ligt (‘DAAT’ en ‘NUIT’), zouden voornamelijk overheersen volgens Lidl. De voorzieningenrechter lijkt hiermee voorbij te gaan aan het feit dat voor de uiteindelijke beoordeling moet worden gekeken naar de totaalindruk. In dat geval verschillen er namelijk slechts drie letters tussen de twee woorden, te weten het aaneengesloten gedeelte ‘DAA’ van Kordaat en de letters ‘NUI’ van Kornuit. Het is de vraag hoeveel gewicht moet worden toegekend aan het verschil van de klank van die drie letters ten opzichte van het hele woord. De gedeeltes zijn in geïsoleerde hoedanigheid niet overeenstemmend. Echter wanneer deze gedeeltes opgaan in het hele woord Kordaat en Kornuit, is dit verschil verwaarloosbaar te noemen waardoor de totaalindruk wel degelijk verwarrend is voor het relevante publiek. De klankherinnering die achterblijft wordt met name door het begin van de woorden bepaald. Het tussenstuk valt als het ware weg. Verwarring is helemaal te verwachten wanneer er uitgegaan wordt van het onvolmaakte beeld van het merk dat bij de consument achterblijft. De gemiddelde consument van pilsener neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar, maar let daarbij niet op de verschillende details ervan. In weerwil hiervan heeft de voorzieningenrechter veel gewicht toegekend aan details, namelijk de door Lidl gestelde overheersende klankkenmerken (‘DAAT’ en ‘NUIT’). Die overheersing zie ik niet direct.

Nu is het zo dat de dominerende en onderscheidende kenmerken van een teken in de regel het gemakkelijkst door consumenten worden onthouden. Maar de dominerende gedeeltes van de woorden zijn niet ‘DAAT’ en ‘NUIT’. Juist de korte en krachtige begingedeeltes van die de woorden – die identiek zijn wat betreft spelling en klank – namelijk: ‘KOR’, zijn de dominerende gedeeltes van beide woorden. De consument besteedt per slot van rekening doorgaans meer aandacht aan het begingedeelte van een merk dan aan het eindgedeelte. Daarom wordt het feit dat het begin van beide woorden identiek zijn, ten onrechte ondergewaardeerd bij beoordeling van de auditieve overeenstemming. Hier liggen wat mij betreft kansen voor Grolsch in het hoger beroep.

Wat valt er te winnen voor Grolsch?

Afhankelijk van de mate waarin het hoger beroep slaagt, zal Lidl met onmiddellijke ingang het gebruik van het teken Kordaat op bijvoorbeeld de bierflesjes en andere verpakkingsmaterialen, in reclamecampagnes, in en op reclamemateriaal in Lidl winkels en daarbuiten moeten staken en gestaakt houden. Daarnaast zal Lidl van de merkinbreuk mogelijk een bericht (rectificatie) moeten plaatsen op haar website en in de eerstvolgende editie van het Algemeen Dagblad (conform de vordering van Grolsch). Daarnaast kan het Gerechtshof beslissen dat Lidl haar beeldmerk Kordaat moet doorhalen (zoals eveneens gevorderd).

Conclusie

Het specifieke karakter van een kort geding procedure brengt met zich dat de voorzieningenrechter de vorderingen van Grolsch alleen zal toewijzen als met voldoende mate van waarschijnlijk valt te verwachten dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Lidl inbreuk maakt op de exclusieve merkrechten van Grolsch. Voornamelijk de auditieve gelijkenis tussen Kordaat en de Kornuit-merken biedt in hoger beroep aanknopingspunten die in het voordeel van Grolsch kunnen uitpakken. Aangezien auditieve gelijkenis niet het enige element is dat bij de beoordeling van merkinbreuk een rol speelt, is het onduidelijk of dit voldoende zal zijn om het Gerechtshof ervan te overtuigen dat er sprake is van merkinbreuk. Of Lidl aldus ook de tweede ronde zal winnen in dit geschil, is afhankelijk van de vraag of de argumentatie van Grolsch in het hoger beroep wel gehoor zullen vinden.

Auteur: Willem-Friso Haagsma, advocaat in het Food & Beverages team van Loyens & Loeff N.V

., kennispartner van VMT.